跨国抢注狙击,卫智代理“CHEERS”商标墨西哥撤销案胜诉
案件概述
对于合作企业的品牌,我们会定期主动给予涉外商标监测,通过监控及时发现他人商标抢注行为。我们在涉外商标监测中发现合作企业(以下简称申请人)的“CHEERS”品牌在墨西哥被自然人(以下简称抢注人)抢注。
在先抢注商标已于数年前获准注册。经过搜索EsMas、Terra等墨西哥当地综合门户网站,及Mercado Libre Mexico、Amazon Mexico网上商城,在“家具、床垫、沙发等”相关商品上并没有发现以“CHEERS”或特别近似的品牌的商品在出售。墨西哥商标注册簿登记的抢注人姓名为汉字的拼音形式,联系邮箱为QQ邮箱,通过QQ号码登入其未设限制的QQ空间,看起来该QQ的主人有服装零售行为。我们推测抢注人系旅居墨西哥的华人,其明知申请人“CHEERS”品牌的知名度和美誉度,而恶意抢注,而且,抢注人注册了申请人的商标之后,很可能并没有进行实际使用,而是伺机牟利。同时,鉴于申请人自己在墨西哥也没有相关品牌的使用证据,综合分析,我们建议申请人针对在先抢注商标向墨西哥工业产权局(IMPI)提起“三年不使用商标撤销申请”(non-use cancellation)。
抢注商标: |
申请人商标: |
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注册类别及商品: 第20类:家具、床垫、沙发等。 |
注册类别及商品: 第20类:家具、床垫、沙发等。 |
墨西哥商标撤销之诉的法律依据(grounds)
1.根据墨西哥商标法律及实务操作,如下可以作为提起撤销之诉的法律依据:
- 拥有在先所有权(proprietary rights),比如商标注册权、版权、商号、个人姓名权等;
- 争议商标缺乏显著性、具有描述性、具有误导性、欺骗性或贬损性,或其他法律禁止注册的情形;
- 争议商标违背公众秩序或善良风俗;
- 争议商标系代理人、代表人或其他与所有权人有经济往来的人在未获授权的情况下注册;
- 争议商标侵害了驰名商标的权益;
- 争议商标系恶意抢注(filed in bad faith);
- 墨西哥适用“先申请原则”(first-to-file rule),不过,以在墨西哥境内或国外的在先使用权益(prior use in Mexico or abroad)也可以提起撤销申请;
- 商标注册后连续3年未在墨西哥当地实际使用的,任何利益相关方可申请撤销,不可抗力除外。
2.可以提起商标撤销之诉的主体
- 任何利益相关方(必须具有法律资格);
- 拥有在先权权利的所有权人。
墨西哥商标撤销说明事项
1.前提条件
如上文所述,要提起商标撤销申请的,行为人要么具有在先权利,要么属于利益相关方,即具有相应的法律资格(legal standing)。根据墨西哥商标法律实务操作,“legal standing”可以以有权益受侵害为要件,一般地,可以在被抢注的类别提起相同或近似的商标注册申请,待商标注册申请因在先抢注商标的阻碍而被驳回时,即权益受到侵害时,可针对抢注商标提起撤销申请。
2.证据材料相关要求
如果以在先使用为基础提起商标撤销申请的,需要提供争议商标申请日前至少6个月内连续的、无间断的(continuous and uninterrupted)使用证据。使用证据非西班牙语的,需要提供西班牙语翻译,使用证据需公证,墨西哥律师委托书需经公证及大使馆认证。
3.审理流程
撤销申请提起后,IMPI将会对申请进行审查,符合要求的,通知申请人受理,并将撤销申请文书及证据材料副本转交被撤销人,并给予其1个月的时间进行答复;被撤销人如提交答辩意见的,IMPI将答辩意见副本转交申请人,并给予其3个工作日,针对被撤销人的答辩及证据提出辩驳意见;然后,IMPI会择期给予涉诉双方10个工作日提交各自的结案陈词;最后,撤销申请案将被排期审理并做出最终裁定。涉诉双方对裁定结果不满的,可以在收到裁定日起30天内向法院起诉。
本案最终裁定
本案中,墨西哥工业产权局受理申请人“三年不使用商标撤销申请”后,要求抢注人在规定时间内提交使用证据,抢注人没有提交使用证据,也未进行任何答复。因此,墨西哥工业产权最终裁定在先抢注商标“”无效。在先抢注商标的阻碍已不存在,所以,墨西哥工业产权局最终核准了申请人“
”商标的注册申请,并颁发商标注册证书。
启示
进行商标监测,及时发现抢注商标。相比商标注册成功之后采取撤销或无效申请途径,如果可以在商标公告异议期内及时发现商标抢注行为,提起商标异议申请的途径更省钱省力。题述撤销案相对简单,因为抢注人确实没有实际使用行为。如果抢注人对抢注商标有实际使用或许可他人使用,想要维权将需要投入更多时间和金钱成本。
更为重要的是,提前布局,注重知识产权保护。商标涉外注册的,可以直接向目标国商标主管机构提起注册申请,可以通过马德里途径提起国际注册申请,同一商标已有马德里注册的也可以通过后期指定,进行商标权的地域延申保护。